浅谈非常规参数特征限定的产品专利的可专利性问题

1、引言：

参数特征限定的产品权利要求一直是专利审查的难点，这是由于现有技术中往往并没有直接记载这些参数，根据该参数从整体上判定发明对现有技术的贡献时，与现有技术的对比相对困难。在参数特征反映发明所要取得的技术效果的情况下，如何考察该参数特征背后反映的结构和/或组成特征，进而评判产品发明专利申请的创造性，将会成为审查实践中的焦点问题^[1]。尤其是参数特征还属于非本领域常规参数时，如何评估该非本领域常规参数反映的结构和/或组成特征，以及对于新颖性、创造性的影响，更加充满争议和挑战。

为了降低这类专利的审查难度，实践中也有审查员提出如下观点：根据参数特征与解决的技术问题之间的关系，将参数特征分为技术手段参数与发明目标参数，会更有利于审查中对于“推定新颖性”的准确把握。对于前者，如果该技术手段参数与技术问题紧密相关且能体现发明构思，往往需要检索到该技术手段参数的对比文件才有效。而对于后者，发明目标参数如果不能体现其发明构思，并不一定非要检索该参数，可以通过理解说明书的内容，根据其构思即其采用的关键手段进行检索推定，并比较参数特征与关键手段中各项因素之间的关系，再判断是否可以“推定新颖性”^[2]。

2、正文：

本文以一件笔者作为无效请求人的代理人直接参与的具体专利无效案例为例（所涉及的参数专利按前文中的分类，属于发明目标参数限定的产品专利），剖析合议组在该类案件的新颖性、创造性判断过程中的审理思路和对于发明目标参数特征的考量角度，并以此展开对于举证责任、特征对比、新颖性、创造性理解等方面的探讨。

2.1、基本案情

2.1.1、发明构思

本专利无效请求案中，独立权利要求1为：一种香烟过滤嘴，其具有滤棒，该滤棒具备由滤棒卷纸卷成筒状的筒体和设置在上述筒体内的过滤材料，其中，所述卷纸由高刚度高透气度纸构成，所述高刚度高透气度纸根据JIS P8143测定的纸的纵向刚度在30以上、透气度在1000CORESTA单位以上^[3]。

现有技术中带有过滤嘴的香烟的过滤嘴硬度是选择香烟的指标之一，现有的过滤嘴在纤维素乙酸酯纤维束作为过滤材料的基础上，向其中混合增塑剂来为过滤嘴赋予硬度，以满足喜好更高硬度过滤嘴的吸烟者的需求；此外，为了使周围空气流入进一步稀释主流烟，要求提高过滤香烟的通气率。为了实现高通气率，现有技术是在卷纸和成型纸上设置有较大通气孔，在烟嘴纸上设置有较小通气孔。为了解决这两方面的问题，本申请采用的技术手段是采用一种滤棒卷纸来制备香烟过滤嘴，卷纸由高刚度高透气度纸构成，高刚度高透气度纸根据JIS P8143测定的纸的纵向刚度在30以上、透气度在1000CORESTA单位以上。所获得的技术效果是，提供即使不在卷纸或成型纸上设置通气孔、且不使用硬度提高剂的情况下也能够实现足够的硬度和通气率的香烟过滤嘴和香烟。

2.1.2、最接近的现有技术公开了实质相同的发明构思

证据7说明书第3-5页、附图1同样公开了一种过滤嘴11，作为最接近的现有技术，具体比对过程如下：

证据7的附图1

技术特征比对表

涉案专利权利要求1相对于证据7的区别技术特征在于：卷纸为高刚度且根据JIS P8143测定的纸的纵向刚度在30以上。可见，权利要求1的区别技术特征仅包括纵向刚度这一参数特征。

进一步地，笔者发现，证据7说明书第2页其实公开了与涉案专利实质相同的发明构思“本发明的目的是提供一种用于过滤嘴香烟的烟嘴，该烟嘴具有最初描述的类型的过滤室，该过滤室可以在过滤嘴烟嘴的整个长度上具有必要的最小刚度，并且可以提供令人满意的二次空气供应”。也就是说，证据7提供了需要为内部缺乏支撑力的空腔从外部提供刚度支撑的技术改进指引，并且在技术方案中也已经披露卷纸的纵向刚度为约88N。

基于此，涉案专利要解决的技术问题在于：提供一种可替代的提高硬度的香烟过滤嘴的方案。

2.1.3、关于技术特征“透气度在1000CORESTA单位以上”的对比说明

证据7披露的“处理过的天然多孔纸具有以下性能：在10cm²的表面积和 100mm的水高度上测定的约350l/min的孔隙率”，其实未明确记载“透气度在1000CORESTA单位以上”的特征，但笔者认为可以毫无疑义地确定其公开了涉案专利的“透气度在1000CORESTA单位以上”：

首先，孔隙度大的滤棒卷纸必然就是透气度高的卷纸，这属于公知常识。

在此基础上，基于证据7的孔隙率可以根据证据13毫无疑义地换算得出是落入涉案专利权1的纵向刚度范围的。证据13，P34公开的透气度测试方法属于某国标的方法。按照国标的定义，透气度是在1.00kPa测量压力下，通过1cm²的被测样品表面的空气流量（cm³/min），公式如下：

其中：P——透气度，cm³/(min•cm²•kPa),用CU表示

Q——通过试样的气体流量，cm³/min

S——被测试的试样表面积，cm²

△P——试样两表面之间的压力差，kPa

其中，证据7中的在10cm²的表面积和100mm的水高度上孔隙率350 l/min（其中1l=1000 cm³），公开了公式中的Q，即Q=350l/min=350000cm³/min；证据7中的测试表面积10cm²公开了公式中的S=10cm²；证据7中的100mm 的水高度公开了测试条件，100mm的水高度即为1kPa，这是公知常识，即公式中△P=1kPa。

由此计算得到，证据7的天然多孔纸的透气度P=35000CU=35000CORESTA（其中CU即为CORESTA的英文缩写），其数值落在涉案专利权1公开的1000CORESTA单位以上的范围内。

笔者的以上换算得出的“透气度在1000CORESTA单位以上”这一特征被证据7实质公开，不应作为区别特征的结论，也得到了合议组的认可。根据这一案例，笔者认为，对于无效请求人来说，在参数特征的对比过程中，面对单位看似不同、甚至参数名称都不同的情况下，还是要回到单位之间或者参数之间的关联性上、结合现有技术知识，通过仔细的换算对比，尽最大可能拉到可以比较的水平线上，从而得出相应的结论。

2.1.4、技术启示分析

涉案专利限定卷纸具有上述区别技术特征，其目的是为了使卷纸保证一定的抗弯曲性能（保持挺度）。即在过滤嘴内部柔软的情况下，从外部卷纸提供一定的支撑力。

并且，证据7中已经公开了“为了给这张纸，特别是在腔室3的区域中提供必要的刚度，它用低粘度淀粉溶液浸渍。”即公开了一种提升高孔隙率纸的刚度的手段，通过该手段得到的高孔隙率的纸能提供必要的刚度。且证据7中公开的“longitudinal rigidity”和涉案专利权利要求1中所述的纵向刚度均为评价纸张抗弯曲能力的指标，因此，证据7不仅公开了实质相同的发明构思，并公开了具体的提供支撑力的手段，本领域技术人员在不对内部结构加强的情况下，很容易想到通过提高纸的纵向刚度从外部去提升过滤嘴的硬度。

另外采用证据2-JIS P8143（即涉案专利权利要求所使用的针对纸张挺度进行测试的某日本国家标准）测试纸张的克拉克挺度，测定的就是纸的抗弯曲变形能力，纸的抗弯曲变形能力的提高也就显而易见地提高了过滤嘴的硬度，也就是说证据2仅仅是一种测试方法并不会带来纵向刚度数值的提升。

此外，其他现有技术也公开了：挺度属于纸张的一项力学性能，反映了材料在外力矩作用下的抗弯曲能力。挺度的传统检测方法是静态弯曲法，这种方法是将试样在规定的条件下弯曲到一定程度，测试试样承受的弯曲或力矩。按静态弯曲法设计的仪器如……克拉克挺度仪等。本领域技术人员可以常规选择具体采用何种测试标准。在证据7公开了提升刚度的手段的情况下，本领域技术人员可以得到满足经JIS P8143测试纵向刚度在30以上的纸，因此权利要求1相对于证据7、证据2以及本领域公知常识的结合不具有创造性。合议组最终以不具有创造性做出了全部无效的决定。

2.2、要点剖析

2.2.1、关于跨领域的非常规参数的使用是否会给涉案专利带来创造性的讨论

在本案中，涉案专利权利要求1中使用了日本工业领域对于纸制品的标准JIS P8143（克拉克挺度测试方法）来表征纵向刚度，而且笔者查阅了所有的卷烟用纸领域的日本标准，未发现日本有专门针对卷烟领域用纸这个类别制作国标，也均未涉及挺度的说明，这是否直接能为涉案专利带来创造性？笔者认为并不会，而是持如下观点：专利权人只是采用在卷烟领域不常用、但在工业用纸领域是常用的纸的抗弯曲性能指标（克拉克挺度），来使涉案专利看起来特别，但其实并无法从本质上区分同样提高了抗弯曲性能、并且发明构思实质相同的现有技术，例如证据7。

2.2.2、本案发明点不能被看起来独特的测试参数“JIS P8143测定的纵向刚度”所迷惑，还是应当回归到发明本质上进行讨论

面对参数特征限定的产品专利，参数特征到底对权利要求的范围起到了什么样的限定作用，或者说暗含了该技术方案本身所固有的哪种结构和/或组成特点，或者是何种性能效果的反映，只有准确确认上述事实，才可能做出本申请是否具备创造性结论的客观判断。

具体到本案，涉案专利的发明本质和证据7是实质相同的。权利要求1的保护范围不能被看起来独特的测试参数这一表象所左右，且不能以测试参数本身是否特殊来讨论专利的发明点以及确定专利的保护范围，实质还是要看技术方案，并且应当从发明本质上考虑，以测试参数限定得到的产品的结构和/或组成是否区别于证据7，以及相对于证据7是否具有创造性。

也就是说，涉案专利通过看似独特的测试参数，实质上还是通过一个和现有技术无法区分的弯曲挺度比较高的滤棒卷纸，进一步获得了一个硬度较高的香烟过滤嘴。在现有的证据7中给出了以提高滤棒卷纸的弯曲挺度来提升香烟过滤嘴的刚度的技术启示的前提下，达到硬度这一效果的核心手段（需要提升纵向刚度）其实在证据7中已经被公开了，因此涉案专利的香烟过滤嘴同样采用弯曲挺度提高的滤棒卷纸来解决过滤嘴的硬度问题是显而易见的。

在本案当前的无效决定中，涉案专利中在纵向刚度的参数范围上与证据7存在字面上的区别，这一区别的存在是满足新颖性的必然要求。但由于涉案专利与证据7的纵向刚度之间必然具有一定的相互对应转化关系，因此在判断参数范围是否与已知范围存在区别以及该区别是否会带来创造性的时候，还应同时考虑将涉案专利的纵向刚度这一参数的范围与证据7中的纵向刚度的范围按照某种对应关系转化后是否具有实质上的数值范围的一致性^[4]，或者说可预期的相同的发明目标，若有均会导致不具有创造性的结论。

2.2.3、本案中关于新颖性这一无效理由未被最终采纳的讨论

笔者在本案的无效请求书中也主张了涉案专利的权1相对于证据7不具有新颖性，论述逻辑在于：由于证据7技术方案中也已经涉及卷纸的纵向刚度为约88N，结合证据14公开的恒速弯曲法测试纸张弯曲挺度，其测试结果的单位为牛顿（N），与证据7公开的纵向刚度的单位一致，可以毫无疑义的确定证据7公开的纵向刚度实际为一种弯曲挺度，在证据7已经公开了相同的发明构思的基础上，涉案专利企图采用一个特定日本标准作为非常规参数特征来定义纵向刚度，以及测定的透气度结果来定义高透气指标，并且涉案专利也未通过实验数据验证其得到的香烟过滤嘴能够区别于现有技术，使得本领域技术人员根据上述参数特征无法将权利要求1的香烟过滤嘴与证据7的产品区分开。基于此可以推定，证据7实质上公开了“根据JIS P8143测定的纸的纵向刚度在30以上”的技术特征。

在最终的无效决定中合议组未采用新颖性缺陷作为无效理由，笔者认为，审查实践中对于推定新颖性的自由裁量范围还是比较大的，不同审查员的理解也有松有严，本案中在创造性问题已经能够被目前的证据组合（证据7+证据2+公知常识）有力地评价到的前提下，合议组出于保守起见，没有以新颖性条款作为无效理由，也是可以理解的。当然，如果无效请求人能够基于证据7公开的技术方案去开展重现性试验，以涉案专利公开的JIS P8143标准测定卷纸的纵向刚度，证明纵向刚度确实在30以上，并作为无效请求时的新颖性证据进行评述，则最终被合议组以新颖性条款宣告权1无效的概率会明显增大。

2.2.4、有关参数限定的专利的新颖性的举证责任分配问题

对于参数特征限定的产品权利要求的新颖性审查，《专利审查指南》^[5]第二部分第三章第3.2.5节已经引出了举证责任分配的原则：“……如果所属技术领域的技术人员根据该性能、参数无法将要求保护的产品与对比文件区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，因此申请的权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同”。

此外，《专利审查指南》第二部分第十章第5.3节规定：“如果根据所记载的参数对由该参数表征的产品与对比文件公开的产品进行比较，不能确定该参数表征的产品与对比文件产品的区别时，则推定该产品不具备新颖性”。

在此基础上，从平衡公众利益的角度，为防止专利申请人/专利权人通过对现有产品特征以非常规参数特征形式重新定义来掩盖缺乏新颖性的事实，维护社会公众的利益，也应该由专利申请人/专利权人证明或充分说明两者存在不同，要证明参数能够使得其相对于证据中的结构有不同之处；如果专利权人无法证明或充分说明两者存在不同，则本领域技术人员更无法将两者区别开，从而可以认为该专利权要相对于对比文件不具备新颖性。这一裁判标准，也被很多行政确权案例、司法案例包括最高院的案例验证了^[6]。

本案中，如果涉案专利希望通过所谓的独特的测试参数区别于现有的证据7的滤棒卷纸，那么涉案专利需要论证其到底特殊在哪里，以及通过这一测试参数的特殊性带来了何种预料不到的实验效果。也就是说，需要证明其采用的JIS P8143测定的纵向刚度在30以上的纸是区别于现有技术中例如证据7的纵向刚度为约88N的滤棒卷纸的，并且以此获得的香烟过滤嘴的硬度相对于证据7取得了预料不到的技术效果。特别是在使用自定义的非常规参数名称完全相同且发明构思完全相同的情况下，这种证明尤为必要：证据7 使用longitudinal rigidity来表达纵向刚度，涉案专利的简单同族，例如欧洲和美国同族都同样采用了longitudinal rigidity来表达纵向刚度，实质上都是抗弯曲变形能力，只是单位和量纲不同，解决的技术问题和发明构思也相同，均在于提高滤棒卷纸的弯曲挺度来提升香烟过滤嘴的刚度。由此，本领域技术人员根本无法将涉案专利与证据7区分开来，这时专利权人应当举证/验证和说明如何区别于现有技术。

而显然，涉案专利并没有提供相关证明，在这种缺少论证和效果验证的情况下，声称其特殊以及具有新颖性和创造性是不合理的。若如此，专利申请人都可以刻意地将现有技术中的产品以非常规参数进行参数化，并通过特意参数化的研究和定义表明区别于现有技术，这显然是不符合专利促进科学技术进步这一宗旨的，甚至有刻意规避审查检索之嫌，这对于社会公众而言是极其不公平的。

3、结语

从技术方案的角度来看，对于产品权利要求来说，无论是否采取参数特征的撰写方式，对社会作出贡献的是权利要求最终所保护的产品这一技术方案，而不是其中的参数^[7]，因此回归发明本质来进行专利实质性条款的讨论对于专利申请人、专利审查员和无效请求人而言都是至关重要的。

（1）从对专利申请提交公众意见或者对专利权无效宣告请求的角度，可以从涉案专利申请或涉案专利企图通过规避专利检索而特意使用了非本领域常规参数来限定产品权利要求的角度来引导审查员，在应对这样的专利时需要掀开非本领域常规参数的面纱，把握发明实质，挖掘参数特征背后所隐含的技术手段，厘清参数特征所反映的效果与结构和/或组成特征之间的关系。若回归到参数特征对于产品结构、构造、性能带来的本质性差异，很可能其与现有技术的差别就微乎其微了甚至有合理怀疑不构成区别，推定其新颖性不成立，或者质疑其创造性，从而形成发起专利挑战的策略。

（2）而换位到专利申请人，若希望对涉案专利采用非常规参数来定义产品权利要求，以扩大保护范围，规避竞争对手的日常监控，甚至尝试采用这一专利武器在市场竞争中趁对手不备发起侵权诉讼，笔者提供两点建议：

一方面，需要更加深刻理解本领域包含参数特征的技术方案的技术本质，并对参数特征背后的结构和/或组成特征做更充足的布局（例如本案中可能影响纵向刚度的两个参数包括坪量和厚度，如果在从属权利要求中设置了不同的层次，至少在遭遇无效时被全部无效的可能性会降低）；并且也要特别注意，对于特定参数的选择的特殊性，要进行充分的说明和验证，尤其是要注意设置适当的对比实施方案，来体现参数选择的特殊性或其带来的特殊效果，从而为后续可能的新颖性或创造性挑战作好准备。

另一方面，专利撰写前的现有技术检索是至关重要的，如果确定了参数的名称和参数范围，必须经过专利检索确认没有在先的对比文件会影响专利权利要求的新颖性、创造性^[8]，而且在确认时不仅包括对尝试使用的非常规参数的确认，还要透过现象看本质，从结构和/或组成特征上进行检索确认。如果检索到相同或类似的参数名称的对比文件，判断很可能影响专利的新颖性、创造性，在撰写专利时，则建议调整参数的数值范围或多层次立体式布局，并论证各层次之间有效果的差异，并且相对于检索到的对比文件有实质性的效果提升，从而与对比文件区别开来，如此才能从更加合理的角度限定专利的保护范围。

参考文献：

[1] 蔡林歆，朱芳.浅析包括效果参数特征的复杂产品权利要求的创造性审查[J].中国发明与专利，2017，11：107-110.

[2] 陈力，何之贤.关于参数特征限定的产品权利要求新颖性的一点思考[J].科技与创新，2019，10：98-99.

[3] 无效宣告请求审查决定书（第582648号）[EB-OL].(2024-10-31).https://cpquery.cponline.cnipa.gov.cn/detail/index?zhuanlisqh=SJq6lH5vGpfefvg8DYBU4w%253D%253D&anjianbh=tM2CaCtcWG1oXvFWeOIDkQ%253D%253D&searchType=8

[4] 李莎，刘莹，张雅琳.浅议锂电池领域包含参数特征的专利撰写与审查要点[J].专利代理，2024，1：80-88.

[5] 国家知识产权局.专利审查指南[M]//北京：知识产权出版社，2023:174-176,315.

[6] 魏征|从格力奥克斯专利大战中看权利要求解释的基础地位[EB-OL].(2024-02-22).https://mp.weixin.qq.com/s/8JGCmX2Bc49uzy2jPf5xeg

[7] 刘璇斐.专利审查和侵权中参数特征限定产品权利要求[J].法制博览，2023，20：151-153.

[8] 王建文.采用参数定义的高价值专利撰写研究[J].河南科技.2022,20：138-141.