1、引言

在化学领域的专利申请中，申请人往往需要提供实验数据，以证明技术方案相对于现有技术所取得的技术效果，这是由于化学领域具有较强的实验性和效果的不可预测性。然而，申请人在申请专利时，受限于当时的实验条件和对现有技术的检索程度，不可能预先了解到所有现有技术的情况，其撰写时作为基础的最接近的现有技术与审查员所检索到的现有技术往往存在差异。为了证明当前的申请相对于审查员所检索到的现有技术具有的有益效果，或者作为某种观点的实验论据，从而探讨当前的专利申请相对于审查员所检索到的现有技术具有创造性，因此产生了补交实验数据的需求。

2、实践中的考量因素

在审查实践中，申请人补充的该类实验数据是否能够被审查员接受，并进一步地是否能够以此为基础说服审查员认可当前申请的创造性？这除了取决于不同阶段审查员的审查尺度以外，还有诸多需要考量的因素。笔者从实践经验出发，从申请者的角度，结合先申请制度的目的、以公开换保护的原则、化学领域的特殊性以及申请者的利益保护等方面，综合探讨了化学领域在进行创造性答辩时补充对比实验数据时的具体考量因素。以下笔者将围绕“补什么”、“能不能补”、“补什么”、“怎么补”四个问题展开分析和探讨。

2.1、为什么补

在创造性的答辩中明确补充对比实验的目的

目的之一：用于证明技术方案具有某种技术效果，或证明技术效果相对于现有技术而言更为优异。

在创造性的论述中，无论是按照基本的“三步法”展开论述，还是论述“预想不到的技术效果”，效果比对都是至关重要的一环，即将当前专利申请与最接近的现有技术在效果方面进行比较，从而确定当前专利申请与现有技术相比所取得的效果优势（参见《专利审查指南》第二部分第四章[1]）。然而，以下几种情况在实际操作中却是经常遇到的：专利申请所记载的技术效果与审查员检索到的现有技术所记载的技术效果不相对应，或者虽然现有技术与专利申请所记载的效果数据属于相同的方面，但测试方法、步骤、参数等与专利申请不同，这两种情况都使专利申请的效果无法直接与现有技术进行对比。由此，申请人希望通过意见陈述的方式补充提交相应的实验数据，以证明当前申请相对于审查员检索到的最接近的现有技术的有益效果。

目的之二：用于佐证某一论述观点。

在创造性的论述中，另一种常见的需求是，申请人可以有针对性地补充对比实验数据，以探讨启示性文件是否对如何解决本申请实际解决的技术问题给出技术启示，或就某一技术特征是否为常规选择而进行的讨论或辩驳。这类对比实验一般是不在本申请保护范围内效果不佳的技术方案。

2.2、能不能补

中国实行专利先申请制度，先申请制度对于专利而言，申请日（或优先权日）具有重要意义，其在保护最先提交专利申请的申请人权益的同时，也决定了权利人的技术贡献应当限于申请日前。如果申请人提出申请后，可以随意补充实验资料，那么在原申请日后，申请人就会被赋予不该享受到的权利。另一方面，《专利法》[2]“公开换保护”的实质，也要求申请人所获得的专利权保护应与其对现有技术所作的贡献相符合。因此，补交实验资料能够被审查员在创造性答辩过程中采信的先决条件是：补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。也就是说，在实际操作中，首先要考虑补交实验数据所证明的技术效果是否在目前申请中公开，这一点在实际操作中是非常有必要的。

根据当前申请中是否记载技术效果以及记载的程度，有以下几种情形：

（A）有定性效果，有定量效果数据

（B）有定性效果，无定量效果数据

（C）根据当前申请记载的内容可以推出的技术效果

（D）根据当前申请记载的内容无法推出的技术效果

对于上述情况(A)，申请文件中明确记载了某个技术效果，并有相应的量化数据。在该情况下，如果在创造性答辩中，遇到前文所述的需要补充对比实验的情况时，一般来说是可以作为补交对比实验数据的证明对象的。举例而言，对于当前申请记载的该定量效果数据，审查意见中所引用的最接近的现有技术没有披露该方面的效果数据，此时，可以通过重复该现有技术的技术方案，采用当前申请的测试方法进行测试，获得与该定量效果数据对应的、可反映最接近现有技术的效果的对比数据。当然，能否通过补交的实验数据体现当前申请的创造性，还要结合其他因素整体衡量其证明力，例如该对比实验数据与专利申请的效果数据的差异程度，其他现有技术或公知常识的启示情况等。

对于上述情况(D)，如果某一技术效果在申请文件中完全没有记载，并且在申请日(或优先权日)之前，该领域的技术人员也无法根据申请文件记载的内容推出，那么针对该技术效果所补交的实验数据基本上不会被审查员采纳。

上述情况（B）和（C）在实践过程中是出现较多但也更复杂的情况。如果专利申请文件只提到某一定性技术效果的说明而没有给出任何定量的实验数据，或者，虽然没有明确提到某一技术效果，但能够从申请文件记载的内容中推出，那么在实际操作过程中，可以尝试对此类补充实验数据进行补充，但注意一定要对其进行充分的解释，补充的实验数据所证明的技术效果，是其技术领域的技术人员能够从公开的专利申请内容中“得到”的。

2.3、补充什么

基于前文对于“为什么补”和“能不能补”的讨论，对于在创造性答辩过程中，一般是基于当前申请记载的技术效果补充“对比”实验数据，以证明当前申请相对于现有技术在某一方面或多方面所具有的效果优势。申请人不能够为了补充实验数据而补充，而是应该基于对当前申请的创造性的整体把握，构建完整的创造性论述逻辑，基于某个观点的论述需求，合理设计对比实验，也就是说，补交的实验数据是为了创造性论述服务的。

笔者列举了两种在实践过程中常见的补交对比实验资料类型，作为论述创造性的论据，并以两种类型的对比实验资料为基础，论述了对比实验设计中需要注意哪些方面的内容。

2.3.1、第一类数据

重复最接近的现有技术的技术方案，利用当前申请的效果验证方法进行验证。

在确认当前申请相对于现有技术的有益效果时，经常会遇到当前申请与最接近的现有技术二者的效果不能直接进行比较的情况。鉴于审查员检索到的最接近的现有技术并未公开本申请的技术效果，当前申请记载而最接近的现有技术并未记载该效果，或已公开但测试方法不同，即当前申请和最接近的现有技术的效果是通过不同的验证方法得到的，这样会导致无法直接比较的客观情况的存在。申请人可以尝试重复现有技术中最接近的技术方案，采用本申请的效果测试方法进行测试，以证明目前申请的技术效果相对于现有技术而言更为优异。这种对比实验是在创造性的答辩过程中最常见的一种补交对比实验资料的类型。

在实践中，尤其是材料领域的案子，审查员引用的最接近的现有技术存在不是“一个具体的技术方案”，而是“一定范围内技术方案的集合”，此时重复哪个具体的技术方案才能体现当前申请相对于最接近的现有技术的有益效果？可以从以下几点考虑：

①首先，所补充的对比实验必须落在最接近的现有技术范围内。

②在满足第①的基础上，尽量使设计的对比实验与体现当前申请的技术效果的实施例的方案接近。即试图让补充的对比实验和当前申请的具体实施例的区别仅仅落在区别技术特征这一点上。

③有条件的情况下，可补充落在最接近的现有技术范围内的多个对比实验。

2.3.2、第二类数据

不在当前申请保护范围内的效果不佳的补充对比实验数据(并非最接近的现有技术)。

在创造性的论述中，另一种常见的对比实验数据是，申请人可以有针对性地补充不在本申请保护范围内的技术方案效果不佳的对比实验数据，以探讨启示性文件是否对本申请实际解决的技术问题给出了技术启示，或作为论据证明对本申请实际解决的技术问题某一区别技术特征并非常规选择或常规调整。

一个典型的情形是，审查员指出某些区别技术特征是本领域常规选择，或者通过常规调整即可得到。对于此类观点论述时，除了结合立法宗旨说理之外，有时也需要结合对比实验数据加以论证。在实践中，由于此种情况所补充的对比实验数据“针对性”太强，可能会被审查员认为故意为之，从而往往难以被采信，从而无法达到证明目的。针对这种情况，在进行对照实验设计和论述时，应注意以下几点：

（1）紧扣发明整体技术构思；

（2）结合发明内在技术原理；

（3）尤其注意体现数据的真实可信性。

对于前两点，在进行对比实验设计时，一定要根据申请文本记载的内容，充分理解发明的总体技术构思和内在原理，明确申请文本所证明的技术效果与技术方案之间的逻辑关系，以及如何体现专利申请的创造性逻辑关系，仔细分析，抽丝剥茧，理清补交的实验资料，并在实验设计过程中，做到心中有数。只有这样，才能够充分发挥实验数据的证明力，从而说服审查员认可本申请的创造性。对于补交实验数据的真实可信性问题，在下一部分会具体说明。

2.4、怎么补充

明确了补交实验数据的目的，分析当前申请中所要证明的技术效果是否公开，具体确认哪些类型的数据，以及接下来要考虑的补充实验数据的方式等，这些都是需要明确的。

申请后补交的实验材料，实际上是一种“证据”。在实际操作过程中，可以结合民事诉讼法[3]对证据的属性定义，了解和把握申请后补交实验材料的目的和本质属性。补交的实验数据在诉讼程序中的证据属性需要特别注意。在确权的答辩阶段，虽然对补交的实验数据的证据形式要求没有非常严格，主要是作为审查员审查时的参考，但是其真实可信性也非常重要，是补交实验数据的证明力的重要影响因素之一。

在实际操作中，申请人应注意以下几个方面的考虑，以便在补交实验资料时予以考虑：

（1）考虑补交的实验数据的数据来源，例如：

①实验数据原件（发明人在申请日前的原始记录本等），最好进行公证，或者至少加盖单位公章，以提高可信度；

② 委托第三方机构出具的《实验报告》。

（2）考虑补交实验数据的制备和测试条件是否具体，以及与申请文件中所记载的内容的一致性。

（3）整体考虑补充实验的时间是否充足以及其他方面的可行性。

三、结语

以上笔者从实践出发，站在申请人角度，对于化学领域创造性答辩过程中补充对比实验数据的考量因素进行了梳理。一方面，要充分理解“补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到”的内涵；另一方面，对于补交的实验数据，要结合创造性的逻辑和具体案情，对补交的实验数据进行合乎法理和合乎情理的设计，在此基础上，大胆地进行尝试，尽可能地提高专利权取得的可能。希望这篇文章可以帮助到申请人或者专利代理师，在处理相关实务的过程中借鉴参考。

参考文献

[1] 中华人民共和国国家知识产权局.《专利审查指南》[M].北京：知识产权出版社，2023.（2023年12月1日发布，自2024年1月20日起实施）

[2] 第十三届全国人民代表大会常务委员会，国务院.《中华人民共和国专利法》[M].北京：知识产权出版社，2024.

[3] 最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定

(最高人民法院审判委员会 2001 年 12 月 6 日第 1201 次会议通过根据最高人民法院审判委员会 2019 年 10 月 14 日第 1777 次会议《关于修改〈关于民事诉讼证据的若干规定〉的决定》修正)